La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda de cese de oposición al registro de la marca “Marvel”.
El 28 de febrero de 2011, la firma Marvel Characters Inc (“Marvel Inc.”) se presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y solicitó el registro de la marca “MARVEL” en toda la clase 25 del nomenclador. A ello se opuso Celestino Gandara por entender que la peticionaria carecía de interés legítimo y que “MARVEL” era confundible con los signos de su propiedad, su actividad en el mercado de la fabricación de calzado infantil y juvenil a nivel nacional, “MARCEL”, “MAR¬CEL” y “M MARCEL”, todos ellos inscriptos en la misma clase que la pretendida por la empresa. Como el desencuentro no pudo superarse, Marvel Inc. inició la acción judicial que motivó los presentes actuados contra el señor Gandara a fin de que se declarara infundada la oposición por él deducida y se continuara con el trámite de inscripción.
Al analizar el caso, la Cámara consideró que Marvel Characters Inc. era una empresa subsidiaria del Marvel Entertainment, LLC propiedad de The Walt Disney Company y una de las más prominentes creadoras de personajes de entretenimiento desde hace más de 80 años. Destacó que era una marca notoria, no sólo en nuestro país sino también a nivel mundial, y que gozaba de un gran prestigio en la industria del entretenimiento.
En este sentido, destacó que el artículo 6 bis del Convenio de Paris ampara a la marca “notoriamente conocida”, estableciendo que esa condición debe darse en el país en el que se la pretenda hacer valer. Observó, que el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”) amplía el concepto y extiende la protección a los servicios (art. 16.2 y 16.3 del Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech y del Acta Final Ronda Uruguay aprobado por la ley 24.425).
El tribunal remarcó que era evidente que las normas citadas tenían por objeto apuntalar la posición del propietario de la marca renombrada, y enfatizó en ello porque consisderó que en autos se daba la situación inversa: era Marvel Inc. quien veía cuestionada su solicitud por una persona que basaba su protesta en marcas propias que no eran notorias pero que resultaban similares a aquella que sí lo es.
En este punto la Cámara expresó que, al estar ‘MARVEL’ dotada de un fuerte poder diferenciador por el uso intensivo que sus dueños hicieron de ella a lo largo de décadas, en un mercado en el que se expresan contenidos que hacen a la cultura popular y que son consumidos por un vasto sector de la sociedad, no cabía sino estar a esa realidad al tiempo de realizar el cotejo. Ello implicaba, prosiguió, reconocerle la preponderancia que la marca exhibía por la atención que concitaba en el público consumidor ya que este había participado de su proceso de consolidación como signo distintivo.
Entendió que al ser los productos comercializados por una y otra parte sustancialmente distintos, no existía peligro de que el cliente del señor Gandara confundiera la empresa fabricante de calzado con el sello que auspicia alguna de las películas de super héroes.
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